De nombreux titulaires de marques européennes souhaitent étendre leur protection aux États-Unis en utilisant le Système de Madrid, géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI – WIPO). Cette procédure, qui permet de désigner les États-Unis à partir d’une marque européenne ou française (enregistrée auprès de l’EUIPO et/ou de l’INPI), semble en apparence simple et économique.
En réalité, cette voie présente des risques majeurs qui conduisent, dans la grande majorité des cas, à l’abandon de la demande de marque aux États-Unis.
Ce guide a pour objectif d’informer les déposants des difficultés spécifiques liées à cette procédure et de leur permettre de prendre une décision éclairée.
(1) Le Système de Madrid : principe et fonctionnement
a. Principe général
Le Système de Madrid permet au titulaire d’une marque enregistrée ou déposée dans un pays membre (la marque de base) de demander la protection de cette marque dans d’autres pays membres, via le dépôt d’une demande internationale unique auprès de la WIPO.
b. Désignation des États-Unis via la Section 66(a)
Lorsqu’un titulaire de marque européenne désigne les États-Unis dans le cadre d’une demande internationale, la demande est transmise par la WIPO à l’USPTO, qui l’examine selon sa propre procédure, régie par la Section 66(a) du Lanham Act.
c. Les taxes officielles applicables depuis le 18 janvier 2025
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau barème de l’USPTO le 18 janvier 2025, les taxes officielles pour une désignation des États-Unis via le Système de Madrid sont les suivantes :
| Type de demande | Taxe USPTO par classe |
| Demande initiale déposée via la WIPO (Section 66(a)) | 600,00 USD |
| Désignation postérieure déposée via la WIPO (Section 66(a)) | 600,00 USD |
⚠️ Ces taxes sont dues par classe de produits ou services et sont non remboursables, même en cas de refus de la demande par l’USPTO.
(2) Les problèmes majeurs de la procédure via la WIPO
a. La WIPO ne procède à aucun suivi de votre demande auprès de l’USPTO
C’est le premier piège et le plus important.
La WIPO se contente de transmettre la demande à l’USPTO. Une fois cette transmission effectuée, la WIPO n’assure aucun suivi de la procédure d’examen devant l’USPTO. Elle n’intervient pas, ne relance pas, et ne vous informe pas de l’évolution de votre dossier devant les autorités américaines.
Le déposant est donc seul face à l’USPTO, sans représentant qualifié pour défendre sa demande, sauf s’il a expressément désigné un avocat américain.
b. Absence de notification en cas d’Office Action
Lorsque l’USPTO émet une Office Action (refus provisoire ou demande de précisions), il notifie directement le déposant ou son représentant américain enregistré.
⚠️ Problème : Le WIPO ne relaie pas ces notifications.
En pratique, si le déposant n’a pas désigné d’avocat américain pour recevoir les communications de l’USPTO :
- Il peut ne jamais être informé de l’émission d’une Office Action;
- Le délai de réponse — trois (3) mois (extensible à 3 mois moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire) — commence à courir sans que le déposant en soit averti;
- À l’expiration de ce délai, la demande est abandonnée d’office.
c. Les Office Actions sont quasi-systématiques pour les marques européennes
L’USPTO applique des critères d’examen beaucoup plus stricts que l’EUIPO, notamment en ce qui concerne :
- La description des produits et services: les libellés larges et génériques acceptés en Europe sont systématiquement refusés par l’USPTO, qui exige une description précise et conforme à son propre manuel d’identification (ID Manual) ;
- Les preuves d’usage: le droit américain des marques repose sur la notion d’usage effectif en commerce (use in commerce), étrangère au droit européen;
- Les conflits avec des marques antérieures américaines: le registre USPTO est distinct du registre EUIPO.
⚠️ Résultat : la quasi-totalité des demandes de marques européennes étendues aux États-Unis via la WIPO font l’objet d’une Office Action.
d. Les demandes finissent dans la grande majorité des cas par être abandonnées
La combinaison des facteurs précédents produit un résultat prévisible :
- Le déposant européen dépose sa demande via la WIPO ;
- L’USPTO émet une Office Action ;
- La WIPO ne notifie pas le déposant ;
- Le délai de réponse expire sans réponse ;
- La demande est alors abandonnée.
Le déposant a alors perdu :
- ❌ Les taxes USPTO (600 USD par classe, non remboursables) ;
- ❌ Les taxes internationales WIPO versées pour la désignation (non remboursables), et
- ❌ Le bénéfice de la date de dépôt initiale.
(3) Les alternatives recommandées
a. La Section 44 du Lanham Act — La voie recommandée pour les titulaires de marques européennes
La Section 44 est particulièrement adaptée aux titulaires de marques européennes. Elle se décline en deux variantes selon que votre marque européenne est en cours de dépôt ou déjà enregistrée :
(i) Section 44(d) — Droit de priorité
Si vous avez déposé une demande de marque auprès de l’EUIPO ou de l’INPI dans les six (6) derniers mois, vous pouvez déposer directement auprès de l’USPTO en revendiquant la date de priorité de votre dépôt européen.
- ✅ Vous bénéficiez de la date de dépôt initiale européenne,
- ✅ La demande est traitée directement par l’USPTO,
- ✅ Votre avocat américain suit la procédure en temps réel,
- ✅ Taxe USPTO : 350 USD par classe.
(ii) Section 44(e) — Basée sur un enregistrement étranger existant
Si votre marque est déjà enregistrée auprès de l’EUIPO ou de l’INPI, vous pouvez fonder votre demande américaine sur cet enregistrement étranger.
- ✅ Pas besoin de démontrer un usage effectif aux USA au moment du dépôt,
- ✅ La demande est traitée directement par l’USPTO,
- ✅ Votre avocat américain suit la procédure en temps réel,
- ✅ Taxe USPTO : 350 USD par classe
b. La Section 1 du Lanham Act — La voie universelle
Pour les déposants qui ne disposent pas encore d’une marque européenne enregistrée ou déposée, le dépôt direct auprès de l’USPTO via la Section 1 reste la voie de référence, via le portail Trademark Center.
Avantages :
- ✅ Aucune marque étrangère préalable requise
- ✅ La demande est traitée directement par l’USPTO,
- ✅ Votre avocat américain suit la procédure en temps réel
- ✅ Taxe USPTO : 350 USD par classe
Inconvénients :
- ❌ Aucun droit de priorité fondé sur un dépôt étranger antérieur
- ❌ En cas de dépôt sur la base d’une intention d’usage (Section 1b), la preuve d’usage effectif aux États-Unis devra être fournie avant l’enregistrement définitif, ce qui peut allonger la procédure
- ❌ Ne convient pas aux déposants souhaitant fonder leur demande sur une marque étrangère existante
⚠️ Depuis août 2019, toute personne domiciliée hors des États-Unis doit obligatoirement être représentée par un avocat américain (U.S.-licensed attorney) devant l’USPTO.
(4) Tableau comparatif des trois voies
| Critère | Via WIPO §66(a) | Section 44 | Section 1 |
| Basé sur marque étrangère | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non |
| Notification des Office Actions | ❌ Non garantie | ✅ Directe | ✅ Directe |
| Risque d’abandon | ⚠️ Très élevé | ✅ Maîtrisé | ✅ Maîtrisé |
| Taxe USPTO par classe | 600 USD | 350 USD | 350 USD |
| Représentant américain requis | ⚠️ Fortement recommandé | ✅ Obligatoire | ✅ Obligatoire |
| Libellés adaptés USPTO | ⚠️ Rarement | ✅ Dès le dépôt | ✅ Dès le dépôt |
| Usage requis au dépôt | ❌ Non | ❌ Non | ⚠️ Voir note |
| Compatible avec priorité §44(d) | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non |
| Délai moyen d’enregistrement | ⚠️ Incertain | 12 à 18 mois | 12 à 18 mois |
⚠️ La Section 1(b) permet un dépôt sur la base d’une intention d’usage (Intent-to-Use), sans usage préalable requis au moment du dépôt. La preuve d’usage devra toutefois être fournie avant l’enregistrement définitif.
Conclusion
Le recours au Système de Madrid pour étendre une marque européenne aux États-Unis est une procédure risquée qui, faute de suivi adapté, conduit le plus souvent à l’échec et à la perte des sommes investies.
La protection efficace d’une marque sur le territoire américain nécessite une approche spécifique, tenant compte des particularités du droit américain des marques et des exigences propres de l’USPTO.
Notre cabinet vous accompagne à chaque étape de cette procédure, de la stratégie de dépôt jusqu’à l’obtention de l’enregistrement.
Données à jour au mois de mai 2026